Vem har mest rätt till ett ortsnamn – den som har registrerat ett varumärke eller den som tillverkar produkten på orten?

”Utgångspunkten är att den som är antecknad som innehavare för ett varumärke har ensamrätten. I teorin kan två (eller flera) företag mycket väl använda samma ortsnamn i sina varumärken, men verkar de inom samma bransch krävs i regel att den som innehar den äldsta rättigheten samtycker till andra företags användning av ortsnamnet. I vissa fall kan det även vara okej att använda ett varumärkesskyddat ortsnamn utan samtycke, men det beror på vilket skyddsomfång det skyddade varumärket har och hur ortsnamnet framställs i det senare varumärket.”

Det här med att få ensamrätt på ortsnamn – har det blivit lättare eller svårare?

”På senare tid har det blivit lite lättare att registrera varumärken som innehåller eller består av ett ortsnamn. I vart fall om man ser 50–60 år tillbaka, men de senaste 7-8 åren har det väl möjligen blivit svårare.

Vad krävs för att få registrera ett ortsnamn som varumärke?

Lite förenklat kan man säga att det finns vissa krav. Så länge orten i sig inte har ett samband eller potentiellt framtida samband med kvalitet eller andra egenskaper för de aktuella varorna eller tjänsterna” och så länge varumärket sett till sin helhet kan uppfattas som ett kännetecken, det vill säga inte bara uppfattas som beskrivande så kan en ort, i regel, registreras. Exempelvis kan märken som endast innehåller orden ”Mjölk från Dalarna” inte registreras för mjölkprodukter, utan det ska alla som producerar mjölk i Dalarna få använda sig av, och det fungerar inte heller särskilt bra som varumärke (då det endast uppfattas som beskrivande).

Om orten förknippas med en annan egenskap än enbart den geografiska, exempelvis ”exklusivitet” såsom staden/orten Monaco för vissa tjänster, eller Paris för kläder/moderelaterade tjänster, så  kan registrering nekas med hänsyn till det så kallade frihållningsbehovet.

Ett annat exempel är att vi inte medger registrering för orter när det gäller resetjänster då ortsnamnet endast anger destinationen för dessa tjänster.

Vad gäller om tillverkningen flyttas till en annan ort? Påverkar det bedömningen?

”En inarbetad rättighet behöver nödvändigtvis inte påverkas av att produktionen av själva varan flyttas. Idag är det många företag som tillverkar vissa typer av produkter under ortsnamn som varumärke, men på annan ort.”

Om en ny producent börjar tillverka en produkt med ett snarlikt namn – är det att göra intrång i varumärkesskyddet?

”Ja, det kan innebära ett intrång. Det kan också vara en fråga om vad som avtalades mellan säljaren och den som förvärvade rättigheten. Men, i sammanhanget, är det viktigt att påpeka att varumärkesskydd – generellt sett – inte hindrar andra producenter från att beskriva var en produkt är tillverkad, om det sker på ett schysst och strikt beskrivande sätt.

När får man använda ortsnamn som någon annan redan registrerat som varumärke?

”Att använda beskrivande termer och beskrivande meningar i sin marknadsföring är okej. Att säga att själva varan är tillverkad på en viss ort medför, i regel, inte intrång. Men det hela beror givetvis på hur det framställs i marknadsföringen. Om det innebär varumärkesintrång eller inte, det är en fråga som först ställs på sin spets vid en intrångstalan vid domstol och PRV kan inte uttala sig mer än generellt i frågan. Överträdelser som hamnar i domstol kan bland annat leda till förbud mot fortsatt namnanvändning och skadestånd.”

Svaren kommer från Martin Ingesson, avdelningsjurist på Patent- och registreringsverket